Lecciones del ‘caso Elizabeth Holmes’: las ‘due diligence’ legales y tecnológicas importan

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La otrora flamante fundadora de la startup de análisis clínicos Theranos, Elizabeth Holmes, ha sido declarada culpable de cuatro cargos de fraude por un jurado popular de California, concluyendo que engañó a los inversores. En este artículo repasamos algunas preguntas relativas a la propiedad industrial e intelectual que conviene formular antes de invertir.

El negocio de Holmes deslumbró a grandes inversores que se vieron fascinados por la posibilidad de una tecnología que prometía realizar diagnósticos con una mera gota de sangre en un simple dispositivo. Además, posiblemente, muchos inversores vieron nublado su juicio por el flamante perfil de la Sra. Holmes y su locuacidad. Todo ello, acompañado de numerosos artículos en prensa que alababan su carácter emprendedor y su éxito profesional en una empresa que llegó a estar valorada en US$ 9.000 millones.

¿Qué más podían pedir los inversores si tenían ante sí a una antigua estudiante de Stanford, en una startup del Sillicon Valley, con una excelente imagen y una prometedora idea? Muy fácil: una exhaustiva due diligence (DD) tecnológica y legal. Después de más de treinta años en el mundo de la propiedad intelectual y la tecnología, no me ha sorprendido el caso Theranos. He sido testigo de muchas operaciones relacionadas con la tecnología desde los tiempos de la burbuja de internet del año 2000 y he podido ver cómo muchos inversores miran con desdén a los abogados veteranos que insistimos en la importancia de las due diligence exhaustivas en las empresas de base tecnológica.

¿Qué más podían pedir los inversores si tenían ante sí a una antigua estudiante de Stanford, en una startup del Sillicon Valley, con una excelente imagen y una prometedora idea? Muy fácil: una exhaustiva due diligence (DD) tecnológica y legal

Lamentablemente, igual que se instauró el fast fashion y el fast food, estos últimos años se está pretendiendo instaurar el fast law. Los inversores en startups piden a los abogados realizar las DD en un brevísimo plazo de tiempo y nos inundan con contratos complejísimos en data rooms virtuales.

Además, se ruega a los abogados que en escasos días hagan la DD, el markup del SPA y que no planteen muchos problemas a ver si no se va a cerrar la operación. Por no hablar de aquellos inversores que directamente se atreven a evitar las DD e incluso firman los acuerdos sin declaraciones y garantías. A ver si van a tener que pagar los emprendedores de la startup con la
ilusión que les hace ser unicornios. Una de las funciones de los abogados es saber preguntar e investigar, pero, como los médicos, necesitamos tiempo y que se nos encomiende esta función.

Los abogados podemos formular muchas preguntas, pero, al final, la más importante es la siguiente: ¿se ha verificado la cadena de derechos y que la tecnología está bien protegida y funciona?.

Igual que se instauró el fast fashion y el fast food, estos últimos años se está pretendiendo instaurar el fast law. Los inversores en startups piden a los abogados realizar las DD en un brevísimo plazo de tiempo y nos inundan con contratos complejísimos en data rooms virtuales.

El listado de preguntas relativas a la propiedad industrial e intelectual de una DD legal, que debería ir acompañada de una DD tecnológica, incluye:

1) Listado de derechos IP de la sociedad:

  • Una descripción de las invenciones tecnológicas de la sociedad.
  • La política de protección de las inversiones por la sociedad.
  • Relación de derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad (o licenciados a) de la sociedad.
  • Un informe del estado de la técnica de las patentes; un informe de búsqueda internacional de las patentes.
  • Saber si dispone la sociedad de un informe FTO (freedom to operate) realizado por terceros independientes.

2) Listado de titularidad de derechos:

  • Listado de las personas o entidades que han llevado a cabo las invenciones que puedan dar lugar a cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual o industrial del que la sociedad sea titular o explote.
  • Indicar qué tipo de relación mantienen los inventores y aportar el contrato de trabajo, obra o servicios.
  • Contratos o cláusulas modelo incluida en los contratos de los trabajadores por la que transmiten los derechos de propiedad industrial e intelectual a la sociedad y confirmación de que todas las personas relevantes que prestan servicio para la sociedad o han suscrito.
  • Verificación de la cadena de derechos.

Una de las funciones de los abogados es saber preguntar e investigar, pero, como los médicos, necesitamos tiempo y que se nos encomiende esta función

3) Listado “Know How

  • Descripción de la política de protección de secretos empresariales y know how de la sociedad.
  • Listado de aquellas actividades que están siguiendo dicha política.
  • Contratos confidencialidad suscritos por la sociedad.
  • Contratos de know how suscritos con terceros.
  • Medidas de ciberseguridad adoptadas para la protección de la información alojada en la red.
  • Confirmación de que el know how no se ha divulgado y ha permanecido protegido en todo momento.

4) Listado en relación al software

  • Software utilizado.
  • Contratos relativos a las aplicaciones informáticas (por ejemplo, contratos de compra y venta de software y hardware, outsourcing informático, licencias de uso, mantenimiento informático, leasing informático, llaves en mano).
  • Información sobre el uso de software libre o Creative Commons en los programas informáticos desarrollados y/o utilizados por la sociedad.

5) Listado de los derechos de propiedad industrial e intelectual utilizados por la sociedad que no consten registrados a su nombre.

6) Contratos de licencia

  • Contratos de licencia o cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea parte de la sociedad como licenciante o como licenciataria.
  • Documentación relativa a la inscripción de los contratos de licencia.

7) Acuerdos suscritos entre la sociedad y cualquier tercero relativos a la coexistencia de derechos de propiedad industrial o intelectual.

A lo largo de estos años he pensado muchas veces en el cuento El traje nuevo del emperador. No es fácil decir que el emperador está desnudo, por muchas alabanzas que reciba, pero, como decía el gran Calamandrei, una de las funciones del abogado es eliminar la turbación del cliente.


8) Litigios y procedimientos

  • Descripción de cualquier conflicto con terceros que pudiera desembocar en un procedimiento judicial.
  • Documentación relativa a las reclamaciones judiciales o extrajudiciales así como de procedimientos de oposición o de nulidad de las que sea parte de la sociedad en relación con derechos de propiedad industrial e intelectual.
  • Acuerdos extrajudiciales decisiones administrativas o judiciales relativas a litigios por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual o que afectan a la titularidad o validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la sociedad.

9) Autorizaciones administrativas: dispone la sociedad de las necesarias autorizaciones administrativas para la comercialización de la tecnología en los mercados relevantes.

Por otra parte, los abogados de la vendors DD deberán formularse también las preguntas adecuadas y trasladar al cliente la posible responsabilidad en la que puede incurrir la sociedad y sus administradores por ofrecer negocios ilícitos o facilitar información incierta o engañosa.

A lo largo de estos años he pensado muchas veces en el cuento El traje nuevo del emperador. No es fácil decir que el emperador está desnudo, por muchas alabanzas que reciba, pero, como decía el gran Calamandrei, una de las funciones del abogado es eliminar la turbación del cliente.

Como último ruego, pido que, por favor, alguien elimine los mantras instaurados en el mundo del emprendimiento que tanto daño hacen a la sociedad, como, por ejemplo, “muévete rápido y rompe cosas”, “make mistakes faster” y “los business plan no valen para nada»…

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